Регистрация и защита товарного знака за рубежом

Мадридская система регистрации товарных знаков — это международный механизм, действующий под управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Она позволяет подать одну заявку для получения правовой охраны товарного знака одновременно в нескольких странах, присоединившихся к Мадридскому соглашению и/или Протоколу к нему.

Основные преимущества Мадридской системы:

• Единая заявка, единый язык (английский, французский или испанский), единая валюта для оплаты пошлин (швейцарские франки).

• По сравнению с множественной подачей национальных заявок расходы на госпошлины и услуги ниже.

• Изменения в регистрационных данных (например, смена адреса, передача прав) можно вносить централизованно через WIPO.

Ограничения Мадридской системы:

• Регистрация зависит от базовой заявки или регистрации в стране происхождения. Если базовая регистрация будет аннулирована в течение первых пяти лет, аннулируются и международные регистрации.

• Не все страны являются участниками системы (например, ряд стран в Южной Америке и Юго-Восточной Азии требует прямой подачи).

• Некоторые государства проводят собственные экспертизы, что может увеличивать сроки или риск отказа.

Этапы регистрации через Мадридскую систему:

1. Подача заявки на регистрацию товарного знака в национальном ведомстве страны происхождения.

2. Подача международной заявки через национальное ведомство в WIPO.

3. Проведение формальной экспертизы в WIPO.

4. Передача заявки в патентные ведомства выбранных стран для национального рассмотрения.

5. Получение решения по регистрации от каждой страны.

Если регистрация необходима в странах, которые не являются участниками Мадридской системы, или если стратегия требует более точной адаптации заявки под национальные особенности, используется прямая подача заявки в национальные патентные ведомства.

Особенности прямой регистрации:

• Требуется подготовка отдельной заявки в соответствии с законодательством каждой страны.

• Может потребоваться привлечение местного патентного поверенного.

• Процедуры, сроки и требования различаются: например, в США необходимо предоставлять доказательства фактического использования знака в торговле (use-based registration).

• В некоторых странах требуется предварительная публикация заявки для подачи возможных возражений третьими лицами.

В Европейском союзе

Регистрация товарного знака ЕС через EUIPO обеспечивает защиту на всей территории ЕС.

В США

Заявка подаётся в USPTO, требуется соблюдение жёстких требований к подаче доказательств использования.

В Китае

Национальная регистрация в CNIPA, высокие требования к оформлению заявки и проверки уникальности.

В ОАЭ

Регистрация через Министерство экономики, обязательно предоставление переводов на арабский язык.

1. Претензионная работа

На первом этапе защиты обычно направляется официальная претензия нарушителю с требованием прекратить использование знака, удалить обозначение из коммерческого оборота и компенсировать возможные убытки. Такая переписка в ряде случаев позволяет урегулировать спор без обращения в суд.

2. Административные процедуры

В некоторых странах существуют административные органы, уполномоченные рассматривать споры о нарушении прав на товарные знаки. Например, в Европейском союзе дела о спорах часто рассматриваются в EUIPO, а в США — в рамках TTAB (Trademark Trial and Appeal Board).

3. Судебная защита

При отсутствии добровольного устранения нарушения правообладатель может обратиться в суд с иском о прекращении нарушения, взыскании убытков или компенсации, уничтожении контрафактной продукции и защите репутации бренда.

В США

Для успешной защиты товарного знака в США требуется наличие фактического использования знака в торговле. Судебные органы проверяют доказательства использования и добросовестность правообладателя.

В Китае

В Китае важна не только регистрация знака, но и его очевидная активная защита. Суды уделяют большое внимание реальности коммерческой деятельности правообладателя и наличию деловой репутации.

В Европейском союзе

Защита товарных знаков осуществляется как в национальных судах государств-членов, так и в Суде Европейского союза. При этом значительную роль играет применение норм о добросовестной конкуренции.

В ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах существует эффективная административная защита товарных знаков, в том числе через экономические департаменты эмиратов, а также судебная защита на федеральном и местном уровне.

Выбор между регистрацией товарного знака через Мадридскую систему или прямой подачей в национальные ведомства зависит от множества факторов: от числа стран, где планируется защита, до особенностей законодательства отдельных юрисдикций. Ниже приведено сравнение двух подходов:

Перед регистрацией товарного знака за рубежом необходимо провести проверку на уникальность, чтобы минимизировать риск отказа в регистрации и потенциальных споров с владельцами ранее зарегистрированных обозначений. Проверка включает поиск существующих товарных знаков, которые могут быть идентичными или сходными до степени смешения.

Где осуществляется проверка:

1. Базы Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO)

База данных Madrid Monitor позволяет проверить международные заявки и регистрации, поданные через Мадридскую систему. Также через WIPO Global Brand Database можно проводить расширенные международные поиски.

2. Базы Европейского союза (EUIPO)

База TMview объединяет данные о товарных знаках, зарегистрированных в национальных ведомствах стран ЕС и ряде других юрисдикций.

3. Национальные реестры стран

При прямой регистрации важно отдельно проверять знаки через национальные базы данных, например:

• USPTO (США),

• CNIPA (Китай),

• JPO (Япония),

• IP Australia (Австралия) и др.

Виды поиска

• Формальный поиск: проверка совпадений по названию.

• Фонетический поиск: выявление знаков, звучащих аналогично.

• Поиск по классам МКТУ: учёт товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак.

• Визуальный поиск: сравнение графических элементов товарных знаков.

Особенности международного поиска:

• Каждая страна имеет свои критерии оценки сходства знаков.

• Наличие знака в базе не всегда означает невозможность регистрации: важно учитывать отличительные признаки, сферу деятельности, рынок.

• В ряде юрисдикций допускается сосуществование похожих знаков при отсутствии реальной угрозы смешения.

Правильная предварительная проверка позволяет оптимизировать стратегию регистрации, снизить затраты и ускорить процесс получения правовой охраны товарного знака.