Предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности

Передача исключительных прав (отчуждение)

Передача исключительного права (также называемая отчуждением) означает полную уступку прав на объект интеллектуальной собственности. С этого момента прежний правообладатель утрачивает все правомочия на объект, а приобретатель получает полную свободу распоряжения: использования, передачи, лицензирования и т.д.

Такая передача возможна по договору отчуждения, который должен быть заключён в письменной форме. Несоблюдение формы влечёт недействительность сделки. Если объект подлежит государственной регистрации (например, товарный знак, изобретение, программа для ЭВМ), то договор вступает в силу только после внесения соответствующих сведений в реестр. Регистрирующим органом в России выступает Роспатент.

Предоставление права использования (лицензирование)

Альтернативой полному отчуждению является предоставление права использования объекта по лицензии. В этом случае правообладатель сохраняет за собой исключительные права, но допускает использование объекта другим лицом на договорных условиях.

Существует два вида лицензий:

• исключительная лицензия — лицензиат получает исключительное право использования объекта в установленных договором пределах. Даже правообладатель не вправе использовать объект в том же объёме, если не оговорено иное;

• неисключительная (простая) лицензия — лицензиат вправе использовать объект, но одновременно правообладатель может выдавать лицензии другим лицам и использовать объект самостоятельно.

Лицензионный договор также должен быть заключён в письменной форме. В ряде случаев, как и при отчуждении, требуется регистрация в Роспатенте.

Сублицензия (передача права использования третьим лицам) допускается только при наличии прямого разрешения в лицензионном договоре.

Правовая передача прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется исключительно на основании договора. Его форма, содержание и условия зависят от выбранного способа предоставления прав.

В любом договоре, связанном с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности, должны быть определены:

• предмет договора (точное указание объекта: регистрационный номер, описание, дата регистрации и др.);

• вид передаваемого права (отчуждение или лицензия; если лицензия — указание, исключительная или нет);

• объём правомочий (какие действия с объектом разрешены);

• срок и территория действия договора;

• размер, форма и сроки выплаты вознаграждения (если предусмотрено).

На практике часто заключаются смешанные договоры, включающие одновременно элементы лицензионного и авторского договора, положения об обеспечении конфиденциальности, обязательства по сопровождению, технической поддержке и пр. Такие договоры допустимы, если они не противоречат обязательным требованиям закона и ясно разграничивают объёмы прав.

Если хотя бы одна из сторон договора является нерезидентом возникают дополнительные юридические аспекты:

• стороны могут выбрать, будет ли применяться российское или иностранное право (в рамках ст. 1210 ГК РФ);

• допускается двуязычный текст, но для регистрации в российских ведомствах требуется нотариально заверенный перевод на русский язык;

• выплаты в иностранной валюте подлежат контролю в рамках валютного законодательства РФ;

• при передаче прав на объекты, зарегистрированные в России, государственная регистрация проводится в Роспатенте вне зависимости от юрисдикции сторон.

Перед заключением сделки, направленной на предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимо проверить правовой статус объекта и правомочия контрагента.

Прежде всего следует убедиться, что сторона, предоставляющая права, действительно обладает исключительным правом на объект. Это важно при заключении договоров с разработчиками, подрядчиками, а также в случае передачи прав от лиц, не являющихся авторами.

Для объектов, подлежащих регистрации (товарные знаки, патенты, программы для ЭВМ и др.), это можно проверить через:

• официальную базу Роспатента (ФИПС);

• выписку из реестра;

• сертификат на объект с актуальными данными о правообладателе.

Если объект подлежит обязательной регистрации, например:

• товарный знак,

• патент на изобретение или промышленный образец,

• программа для ЭВМ и база данных

— то приобретатель обязан убедиться, что правообладатель зарегистрирован надлежащим образом, и что в реестре нет обременений, ограничений, либо ранее зарегистрированных договоров.

В случае, если объект был создан несколькими лицами (например, в рамках проекта, стартапа, научной работы), необходимо документально зафиксировать распределение прав между соавторами или участниками. В противном случае любой из них может претендовать на признание недействительности заключённой сделки.

Для юридических лиц важно учесть, что если объект создан в рамках служебного задания, права изначально принадлежат работодателю, но это должно быть подтверждено соответствующим договором или приказом.

Если права приобретаются у иностранной компании или резидента другого государства, необходимо проверить:

• наличие у продавца зарегистрированных прав (в национальной или международной системе);

• документы, подтверждающие полномочия (например, апостилированная доверенность)

• легальность трансграничного оборота прав (в рамках законодательства РФ и международных договоров, включая Бернскую конвенцию и Договор ВОИС).

Также может потребоваться валютное сопровождение сделки и соответствующее оформление по линии валютного контроля.

В ряде случаев предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности требует обязательной государственной регистрации, без которой договор не вступает в силу, а передача прав считается несостоявшейся. Это относится к объектам, подлежащим охране и учёту в рамках официальных реестров.

Государственная регистрация необходима в следующих случаях:

• договор отчуждения исключительного права на:

• изобретение, полезную модель, промышленный образец;

• товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара (НМПТ);

• программы для ЭВМ и базы данных;

• топологию интегральной микросхемы;

• лицензионный договор (исключительный или простой), если касается объектов, зарегистрированных в Роспатенте, включая:

• товарные знаки;

• патенты на изобретения;

• зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных.

Передача прав регистрируется в том же ведомстве, где зарегистрирован объект. В России основной орган — Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление подаётся по установленной форме и должно содержать:

• сведения об объекте и сторонах договора;

• данные о характере и объёме передаваемых прав;

• копию договора или выписку из него;

• квитанцию об оплате государственной пошлины.

Подача может осуществляться:

• лично;

• по почте;

• через онлайн-систему ФИПС (для некоторых объектов).

К основным документам для регистрации передачи прав относятся:

• заявление (на бланке Роспатента);

• подписанный договор или его заверенная копия;

• документ, подтверждающий полномочия подписантов (доверенность, приказ, выписка из ЕГРЮЛ);

• квитанция об оплате госпошлины (размер зависит от объекта и характера сделки);

• перевод документов (если одна из сторон — иностранное лицо).

Регистрация может быть отклонена в случаях:

• несоответствия представленных документов требованиям закона;

• отсутствия обязательных сведений или подписей;

• выявления споров о праве собственности;

• отсутствия госпошлины или её неправильной уплаты;

• противоречия договора действующему законодательству.

Отказ оформляется в виде мотивированного уведомления с возможностью устранения нарушений или обжалования.

В трансграничных договорах стороны вправе самостоятельно выбрать, какое национальное право будет применяться к сделке. Это может быть право Российской Федерации, право страны контрагента или иное согласованное законодательство.

Если стороны не сделали выбор, применимым будет признаваться право страны:

• где имеет место жительства (либо место регистрации) сторона, осуществляющая характерное исполнение;

• либо где зарегистрирован объект интеллектуальной собственности.

Однако даже при выборе иностранного права некоторые положения российского законодательства будут применяться в силу обязательных требований, например, в части валютного контроля и регистрации прав.

Договор с участием иностранной стороны может быть составлен на двух языках, однако для подачи в российские ведомства потребуется:

• нотариально заверенный перевод на русский язык;

• при необходимости — апостиль или консульская легализация доверенности или иных документов, выданных за рубежом.

В ряде случаев, особенно при участии публичных компаний или юрисдикций с ограниченным признанием, органы могут запросить дополнительную легализацию.

Ответственность и риски

Стороны несут ответственность за:

• достоверность сведений, передаваемых в рамках договора;

• наличие правомочий на распоряжение объектом;

• соблюдение условий использования (в том числе лицензионных ограничений);

• соблюдение формы и регистрационных требований, если они обязательны.

Нарушение условий договора может повлечь взыскание убытков, компенсации, одностороннее расторжение или признание договора недействительным.

Примеры нарушения условий лицензии:

• использование объекта за пределами установленных в договоре способа, территории или срока;

• передача лицензии третьим лицам без разрешения;

• невыплата вознаграждения;

• несоблюдение обязательств по поддержанию действия патента, сертификата, регистрации и др.

При выявлении нарушений правообладатель может предъявить требование о компенсации, в том числе в фиксированном размере от 10 000 до 5 000 000 рублей или в двойном размере стоимости лицензии.

Договор может быть признан недействительным, если:

• заключён с нарушением формы;

• отсутствуют обязательные условия;

• подписан лицом, не имеющим полномочий;

• не зарегистрирован при обязательности регистрации;

• противоречит закону или публичному порядку.

В таких случаях права не переходят, а стороны возвращаются в первоначальное положение (реституция). Это может повлечь невозможность легального использования объекта, запрет на размещение в маркетплейсах, недействительность выданных сублицензий и пр.

Суды рассматривают дела о:

• признании права или его отсутствии;

• нарушении условий лицензионных договоров;

• взыскании убытков или компенсаций;

• признании недействительности договоров;

• прекращении незаконного использования объектов.

Позиция судов традиционно направлена на защиту исключительных прав, при этом большое значение придаётся реальному исполнению договора, его содержанию и соблюдению установленных формальностей.

Если объект подлежит регистрации, но передача прав не зарегистрирована, то:

• договор не считается заключённым;

• право не переходит к приобретателю;

• невозможна защита в суде;

• объект может быть использован только прежним правообладателем;

• приобретатель не вправе использовать объект в бизнесе.

Сделки по передаче прав, если одна из сторон — нерезидент, попадают под нормы валютного законодательства РФ. Это означает:

• расчёты должны проводиться в установленной валюте через уполномоченные банки;

• договоры подлежат постановке на учёт в банке (в зависимости от суммы и срока действия);

• требуется регистрация паспорта сделки или иной формы учёта (например, по коду валютной операции).

Несоблюдение валютных требований может повлечь ответственность в соответствии с КоАП РФ (ст. 15.25).

Даже при участии иностранного контрагента, если объект зарегистрирован в РФ, передача прав подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. При этом:

• все документы подаются на русском языке;

• договор должен содержать сведения, достаточные для внесения изменений в реестр;

• при необходимости — подтверждение наличия прав у иностранной стороны (через международные реестры, свидетельства, публикации WIPO и пр.).

Россия участвует в ряде международных соглашений в области интеллектуальной собственности, включая:

• Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений;

• Договор ВОИС по авторскому праву;

• Мадридскую систему международной регистрации товарных знаков;

• Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности.

Это упрощает правовую охрану объектов в разных странах и допускает более гибкие форматы передачи прав при наличии международной регистрации.