Отчуждение прав на интеллектуальную собственность

Отчуждение возможно в отношении практически всех объектов интеллектуальной собственности, на которые распространяется исключительное право. Это право признаётся нематериальным активом и может быть предметом сделки на общих основаниях, предусмотренных гражданским законодательством. Однако каждый вид объекта ИС имеет свои особенности при передаче.

Товарные знаки

Отчуждение товарного знака регулируется статьей 1488 ГК РФ. Передача права осуществляется по договору, с последующей регистрацией в Роспатенте. Объектом передачи может быть как один товарный знак, так и целый портфель. При этом отчуждение:

• допускается как на зарегистрированный знак, так и на поданную заявку (по договору уступки заявки);

• возможно с сохранением или исключением территориальных ограничений (например, в рамках Мадридской системы);

• не допускается, если это может ввести потребителя в заблуждение в отношении товара, его производителя или услуг (например, при продаже франчайзингового бренда третьим лицам).

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Передача исключительного права на результаты патентования регулируется статьей 1367 ГК РФ. Сделка оформляется договором отчуждения и регистрируется через ФИПС (Роспатент). В отличие от лицензии, отчуждение полностью выводит объект из владения прежнего собственника.

Программы для ЭВМ и базы данных

Отчуждение этих объектов регулируется ст. 1266 и 1302 ГК РФ. Исключительное право передаётся по договору и, если программа или база данных зарегистрированы, также подлежит регистрации в Роспатенте. Но в отличие от патентов, регистрация не обязательна — отчуждение возможно и для незарегистрированного ПО, при наличии доказательств принадлежности прав.

Секреты производства (ноу-хау)

В отличие от регистрируемых объектов, ноу-хау передаётся по соглашению о конфиденциальности и отчуждении, но без госрегистрации. Элементом сделки является:

• описание передаваемой информации;

• наличие доказательств охраны информации в режиме коммерческой тайны;

• обязательства сторон по сохранению конфиденциальности.

Объекты авторского права и смежных прав

Отчуждение авторского права на литературные, музыкальные, графические и иные произведения возможно по договору. Такие договоры:

• не подлежат регистрации (кроме отдельных случаев, например — в РАО или ВОИС);

• должны предусматривать перечень передаваемых прав, срок и территорию действия;

• обычно оформляются вместе с актом сдачи-приёмки или отчётом об использовании.

Если объект создан в соавторстве — необходимо либо соглашение всех соавторов, либо доказательства предварительной передачи прав.

Если объект создан в рамках трудовых отношений — право принадлежит работодателю, но только при наличии оформленного служебного задания, акта сдачи и соблюдения требований ст. 1370 и 1295 ГК РФ.

Договор отчуждения

Договор отчуждения исключительного права — основной документ, на основании которого происходит передача прав. Он регулируется статьёй 1234 ГК РФ и должен содержать следующие существенные условия:

• предмет договора — указание на конкретный объект ИС: его регистрационный номер, наименование, сведения о реестре;

• объём передаваемых прав (передача всего исключительного права);

• вознаграждение (цена);

• гарантии продавца, что права принадлежат ему законно, не обременены и не находятся в споре;

• согласие сторон на регистрацию перехода права.

Форма договора — письменная.

Регистрация перехода права

Если объект ИС подлежит государственной регистрации (а это подавляющее большинство случаев), договор сам по себе не завершает сделку. Только после регистрации перехода в реестре можно считать, что право передано.

• Для товарных знаков, патентов, программ для ЭВМ, баз данных — регистрация осуществляется в Роспатенте (ФИПС).

• Для некоторых объектов авторского права — в профильных организациях (например, Российское авторское общество — РАО).

• Для ноу-хау регистрация не требуется, но оформление сделки и акта приёма-передачи обязательно.

Порядок действий:

1. Подготовить заявление по установленной форме;

2. Приложить подписанный договор;

3. Уплатить государственную пошлину;

4. Представить документы, подтверждающие полномочия сторон.

После регистрации выносится решение о внесении сведений в реестр, и новый правообладатель получает подтверждение своих прав.

Последствия отсутствия регистрации:

• право остаётся за прежним владельцем;

• покупатель не сможет использовать объект законно;

• нельзя подать иск, включить объект в ТРОИС, передать права третьим лицам или взыскать убытки;

• договор может быть признан незаключённым или ничтожным по форме.

Перед заключением договора отчуждения и регистрацией перехода прав рекомендуется провести юридическую проверку (due diligence) объекта интеллектуальной собственности.

1. Проверка действительности прав

Это фактическое наличие исключительного права:

• объект должен быть зарегистрирован в установленном порядке (если подлежит регистрации);

• право должно быть актуальным (не истекшим, не утраченным по неуплате пошлины);

• сведения о правообладателе в реестре должны совпадать с данными стороны, выступающей продавцом.

Если объект ещё не зарегистрирован, возможно заключение договора уступки права на получение патента, но не полноценного отчуждения исключительного права.

2. Наличие обременений

Права на объект ИС могут быть ограничены:

• залогом;

• лицензиями, выданными ранее третьим лицам;

• судебными спорами, поданными возражениями или исками о признании прав недействительными.

При наличии таких обременений сделка может быть заблокирована либо впоследствии оспорена. 

3. Права соавторов и работников

Если объект создан:

• в соавторстве — требуется либо совместная передача прав всеми соавторами, либо документы, подтверждающие, что один из них получил права от остальных;

• в рамках трудового договора — право изначально принадлежит работодателю, но это должно быть надлежаще оформлено: наличие служебного задания, акта приёма, положения о служебных объектах ИС.

4. Предшествующие сделки и цепочка прав

Если объект ИС уже переходил от одного владельца к другому, важно:

• проверить корректность всей цепочки передачи прав;

• убедиться, что все переходы зарегистрированы (если это требовалось);

• исключить наличие правопритязаний со стороны предыдущих владельцев.

Определение цены

Цена договора отчуждения устанавливается сторонами по соглашению. При этом важно учитывать:

• рыночную стоимость объекта: если сделка заключается между взаимозависимыми лицами (например, внутри группы компаний), налоговые органы вправе проверить обоснованность цены;

• вклад объекта в коммерческую модель: например, товарный знак, который приносит существенный доход через франчайзинг, не может быть передан формально «за 1 рубль»;

• форму расчётов: возможно указание твёрдой суммы, расчётной формулы (например, % от дохода), отложенных платежей и т.д.

Если сделка оформляется как безвозмездная, это должно быть прямо указано. Однако такая форма сделки может повлечь:

• налогообложение у получателя (в том числе НДФЛ, если физлицо);

• налог на прибыль у передающей стороны, если это юрлицо (как внереализационный доход);

• повышенное внимание со стороны налоговой при проверках.

Налогообложение у продавца

Физические лица платят НДФЛ с дохода от отчуждения (13% для резидентов РФ, 30% — для нерезидентов). Освобождение возможно при передаче прав работодателю на служебный объект или при соблюдении льгот.

Юридические лица отражают доход от продажи как налогооблагаемую прибыль, при этом включают в расходы затраты на создание и регистрацию объекта.

НДС и особенности расчёта

Передача исключительных прав облагается НДС (20%), если продавец — плательщик НДС. Исключения:

• передача прав на использование произведений науки, литературы, искусства (при определённых условиях);

• отчуждение прав в рамках экспортной сделки (ставка может быть 0%).

Если договор не содержит условия о НДС, цена считается включающей налог.

Служебные разработки

Согласно ст. 1370 и 1295 ГК РФ, если объект ИС создан работником в рамках исполнения служебного задания, исключительное право первоначально принадлежит работодателю, но только при наличии доказательств:

• документированного задания на выполнение работы (служебного задания, технического задания, приказа);

• акта сдачи-приёмки результата;

• выплаты вознаграждения, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором.

Если таких документов нет, у работника может возникнуть право оспорить переход прав или потребовать выплаты компенсации.

Отчуждение между юридическими лицами внутри холдинга

Когда объекты ИС передаются внутри группы компаний — от одного юрлица к другому, важно:

• подтвердить обоснованность сделки;

• оформить отчуждение на тех же условиях, что и для внешней сделки (с договором, актом, заявлением, регистрацией);

• учитывать требования законодательства о контролируемых сделках — при отчуждении между взаимозависимыми лицами налоговые органы вправе проверить рыночность условий.

Корпоративные ограничения

Для юридических лиц отчуждение ИС может квалифицироваться как:

• крупная сделка — требует одобрения общего собрания участников/акционеров;

• сделка с заинтересованностью — например, если стороны контролируются одними и теми же лицами.

При отсутствии необходимых корпоративных одобрений сделка может быть оспорена акционерами, участниками или признана недействительной.

Специфика распределения прав при совместной разработке

Если объект создавался в результате совместной деятельности нескольких организаций, необходимо:

• определить, какая доля прав принадлежит каждой стороне;

• удостовериться, что продавец вправе передать свою часть без согласия остальных участников (или получить такое согласие);

• учитывать условия соглашения о совместной разработке.